1、美国专 利 诉 讼 实 务 精 要与 百 问 百 答前 言随着中国经济的持续发展，越来越多的企业开始扬帆“出海”。据商务部、外汇局统计，2024 年，我国全行业对外直接投资 11,592.7 亿元人民币（以美元计为 1,627.8 亿美元）1，标志着中国企业进入了出海远征的“大航海”时代。其中美国作为企业海外布局的重要市场，占据了最高的投资比率。在企业出海过程中，除了合规、劳动、本地化等挑战之外，知识产权已成为不可回避的重要议题。随着企业国际业务的拓展，涉及的知识产权类型和风险也日益增多，其中诉讼风险尤为突出。在各类知识产权诉讼中，专利诉讼无疑是科技类企业最为关注且风险最大的诉讼类型。而美国的

2、专利诉讼更以费用高昂著称，使得企业应对该类诉讼面临更大挑战。我们希望通过本书解答企业出海过程中遇到的一些常见且具有普遍性的实务问题，从而助力企业有效应对美国专利诉讼的实战。基于我们的实践经验，我们对美国专利诉讼和策略可以得出以下结论：美国法院每年裁定的专利赔偿金约为 20-50 亿美元。比如，2023 年，美国法院判决了 80 起专利侵权案，总赔偿为3,532,288,320 美元。专利权人的总体胜诉率不高，约为 25%-35%。但专利权人庭审胜诉率约为60%-75%；而在前期阶段，其胜诉率仅为 5%-18%。95%-97%的专利侵权诉讼都达成了庭前和解。因为超过 90%的专利侵权案件是和解或

3、通过程序性抗辩解决的，而只有低于 2%的案件进入到了庭审阶段，所以中国企业应当在诉讼早期寻求驳回或和解。即，三十六计“走”为上计。专利诉讼案件通常需要耗时 1-3 年进入庭审。1见亿欧智库：2023 年中国企业出海白皮书（附下载）|互联网数据资讯网-199IT|中文互联网数据研究资讯中心-199IT，https:/ 230-400 万美元之间。应当以缺乏管辖权等理由提交驳回动议（但是不能提出没有事实依据的挑战管辖权动议）。找出不在美国的事实行为从而支持不侵权抗辩。中国企业可以依赖NTPv.RIM,418F.3d1282,1317（Fed.Cir.2005）案而摆脱美国专利诉讼。根据此案，对于方

4、法专利，如果至少一个步骤是在美国境外实施的，则不侵犯美国方法权利要求。对于系统专利，虽然该系统的一些组件是位于美国境外的，但是如果该系统满足“控制和有益使用”考量标准（thecontrolandbeneficialusetest），则该系统可能会侵犯美国专利（即使在同一“系统”上运行的方法不侵权）。多数情况下应当提交多方复审程序（InterPartesReview,IPR）进行专利无效并设法暂停专利侵权诉讼。有效管理证据开始程序可以减少诉讼成本（同时需要注意中国法的合规问题）。外部律师与公司法务建立信任非常重要。务必避免缺席美国诉讼。目录美国专利诉讼实务精要第一章 美国专利诉讼实务要点一、域外

5、送达 /011二、管辖体系/025三、证据开示/032四、专家证人/036五、律师-客户保密特权（Attorney-Client Privilege）/038第二章 美国多方复审程序（IPR）一、美国无效程序介绍/040二、IRP 程序的流程/044三、多方复审程序的作用/046第三章 中国企业在美国发起专利诉讼前的考虑因素一、决定是否起诉/048二、评估可能的辩护和反诉，及潜在的美国专利审查与上诉委员会（PTAB）行动/058三、评估是否发函/059四、确认专利权人可以向联邦法院提起诉讼/061五、确认适格当事人/062六、确认对被控侵权人的对人管辖权/063七、确定合适的审判地/064八、

6、考虑潜在的第三方问题/064九、确认是否存在相关案件/064美国专利诉讼百问百答一、如何提前预知专利侵权诉讼的风险1.如何得知他人在特定产品上拥有专利？/0672.FTO 分析可以由企业员工自己完成吗？/0683.是否收到过来自美国的专利侵权警告函？/0694.收到警告函后怎么办？/0705.如何提前知道自己在美国被诉专利侵权？/0716.中国企业一般是怎么知道被诉的？/071二、被诉后必须迅速了解的基本知识7.有效送达的诉讼材料应包括什么内容？/0738.美国专利诉讼有哪些类型，审理上有什么不一样吗？/0739.美国专利侵权诉讼的流程是怎样的？一般会持续多久？/07410.应对美国的专利诉讼